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最高法第一例“专利行民二合一案件”

日期:2019-12-14

2019年12月9日,最高人民法院知识产权法庭(简称最高法知产庭)公布了“专利行政民事案件合并审理第一案”的判决书全文,引发广泛关注。在此,笔者精心梳理了案件相关内容,让读者通过本文即可快速了解最高法知产庭“专利行民二合一”案件。

涉案专利

本案涉及的专利为厦门实正电子科技有限公司(简称实正公司)拥有的专利号为201220203855.0、名称为“一种过温保护电路的结构”的实用新型专利(简称涉案专利)。


该专利的权利要求1为:“1.一种过温保护电路的结构,包括一热敏元件和读取该热敏元件状态的保护电路,所述热敏元件置于一含有IGBT的振荡回路附近,且该振荡回路具有一桥堆,其特征在于:所述热敏元件其中一端连接于所述桥堆的负输出端并在此接地;该热敏元件固定于印板上的一个过温保护点,该过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面;所述热敏元件具有两条完整稳定的热传导路径,其一连通所述桥堆的所述负极输出端,其二经由所述散热器穿过所述印板到达其反面。


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本专利的摘要附图

案件经过
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纠纷源于2017年10月25日,实正公司向浙江省杭州市中级人民法院(简称杭州中院)起诉乐金电子(天津)电器有限公司(简称乐金公司)等,认为乐金公司等侵害了其依法享有的前述实用新型专利权。


乐金公司认为该实用新型专利不符合《专利法》的“创造性”要求,故于2018年1月9日向原国家知识产权局专利复审委员会(简称原专利复审委)提出无效宣告请求。原专利复审委于20186月26日作出审查决定,维持专利权有效。乐金公司不服该审查决定,于20189月6日向北京知识产权法院(简称北京知产法院)提起行政诉讼。


2019年3月20日,杭州中院经审理认为乐金公司的被诉侵权产品未落入实正公司的涉案专利权的保护范围,被控侵权行为不成立,故判决驳回实正公司的诉讼请求。实正公司不服该判决,于2019年8月26日向最高人民法院提起上诉。


2019年7月1日,北京知产法院经审理认为原专利复审委的审查决定认定事实清楚、适用法律正确且符合法定程序,故判决驳回乐金公司的诉讼请求。乐金公司不服该判决,于2019年10月22日向最高人民法院提起上诉。


两个案件先后到达了最高法知产庭。考虑到两案均涉及对同一实用新型专利权利要求解释问题,且乐金公司主张实正公司在两中对权利要求的解释不一致,最高法知产庭依据法律规定,对两个案件合并召开了庭前会议。


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最高法知产庭合并召开庭前会议的法律依据


经审理,最高法知产庭于2019年12月5日对两案均作出了驳回上诉、维持原判的判决。亦即,实正公司的涉案实用新型专利权维持有效,但乐金公司的被侵权产品未侵实正公司的涉案实用新型专利权


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两案的基本信息

重点:权利要求的解释
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由于无论是专利无效行政纠纷中的创造性判断,还是侵害专利权纠纷中的侵权判定,都建立在正确的权利要求解释的基础之上,故两案审理的争议焦点都包括了涉案专利权利要求1的解释。各方当事人在庭前会议及庭审中明确了各自对权利要求解释的意见,最高法知产庭也逐一进行了认定。


在对涉案专利的权利要求进行解释时,最高法知产庭指出要坚持以权利要求的文义为基础,结合说明书及附图对权利要求中的技术术语进行合理的解释。其中当用说明书及附图解释权利要求时,说明书中描述的发明目的对权利要求的解释有重要作用


具体而言,对于权利要求1中热敏元件的热传导路径“其一连通所述桥堆的所述负极输出端”,实正公司主张应解释为热敏元件连接桥堆负极引脚处的铜箔;乐金公司主张应解释为热敏元件通过铜箔连接桥堆的负极;国家知识产权局主张其为一条明确的热流通道,至于具体实施方式权利要求没有限定。最高法知产庭根据前述原则认为其限定的内容是作为物理结构的热传导路径,并可具体解释为热敏元件连接桥堆负极引脚处的铜箔


对于权利要求1中的“过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面”,实正公司主张应解释为桥堆散热器的装配区域的反面,即桥堆散热器整体在印板上的投影区域的反面;乐金公司主张应解释为散热器与印板接触处的反面。实正公司还主张本专利通过温度叠加效应实现温度监控。最高法知产庭根据前述原则认为应解释为过温保护点位于散热器与印板的接触面的反面。


最高法知产庭在民事案件的判决书中还指出,权利人实正公司在无效宣告程序中放弃的技术方案亦不能在侵犯专利权纠纷案件中纳入专利权的保护范围


行政纠纷的审理
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在明确涉案专利的权利要求之后,最高法知产庭在该专利无效行政纠纷中还需认定权利要求1相对于对比文件1与对比文件3的结合、对比文件2与对比文件3的结合是否具备创造性。


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对比文件的基本信息


在认定过程中,最高法知产庭指出,发明和实用新型实际解决的技术问题应当基于区别特征所能达到的技术效果而确定,该技术效果应当是本领域技术人员阅读说明书记载的内容之后能够获知的技术效果。


1. 涉案专利的权利要求1相对于对比文件1和3的结合是否具备创造性


对比文件1公开了一种无极变速散热的电磁炉,但未公开涉案专利权利要求中的热传导路径和温度传感器NTC的具体位置。


对比文件3仅公开了温度采样元件位于对应于散热器安装位置的PCB基板的反面,散热器的热量通过PCB基板传递给温度采样元件的热传导路径,但未公开桥堆散热器和涉案专利权利要求的热敏元件的第一条完整稳定的热传导路径。并且涉案专利的两条完整稳定的热传导路径完整不可分割,不能机械地将两条热传导路径割裂开来。


相较而言,涉案专利的区别技术特征在于:热敏元件固定于印板上的一个过温保护点,过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面;②所述热敏元件具有两条完整稳定的热传导路径,其一连通所述桥堆的所述负极输出端,其二经由所述散热器穿过所述印板到达其反面。由此确定涉案专利实际解决的技术问题是:如何对散热器和桥堆两个元件同时进行温度监控,使得任一过温现象均能触发保护。


因此最高法知产庭认为,涉案专利权利要求1相对于对比文件1和对比文件3的结合具有实质性特点,并取得了对散热器和桥堆同时进行温度监控,任一过温现象均能触发保护行为的有益效果,具有进步。亦即,涉案专利权利要求相对于对比文件1和对比文件3的结合具有创造性。


2. 涉案专利的权利要求相对于对比文件23的结合是否具备创造性


对比文件2公开了一种高频电介质加热器件和具有热敏电阻的印刷板,虽然公开了热敏电阻与整流电路负极有电路连接,但并未明确热传导路径,亦未记载热敏电阻通过何种方式检测整流电路的温度。此外,对比文件2没有公开散热器用于对桥堆进行散热,也没有公开热敏电阻位于散热器与印刷板配合处的反面。


对比文件3公开内容与未公开内容同上。


相较而言,涉案专利的区别技术特征在于:①散热器是用于桥堆的散热器;②所述热敏元件具有两条完整稳定的热传导路径,其一连通所述桥堆的所述负极输出端,其二经由所述散热器穿过所述印板到达其反面。由此确定其实际解决的技术问题是:①如何对桥堆进行散热;②如何对散热器和桥堆两个元件同时进行温度监控,使得任一过温现象均能触发保护。


因此最高法知产庭认为,涉案专利权利要求1相对于对比文件2和对比文件3的结合具有实质性特点,并取得了对散热器和桥堆同时进行温度监控,任一过温现象均能触发保护行为的有益效果,具有进步。亦即,涉案专利权利要求相对于对比文件2和对比文件3的结合具有创造性。


3. 小结


综上,最高法知产庭经审理后认为,涉案专利权利要求1相对于对比文件1和3的结合、对比文件2和3的结合,均具备创造性。专利复审委作出的维持专利权有效的审查决定认定事实清楚、适用法律正确且符合法定程序,故判决驳回乐金公司的上诉,维持一审判决。

民事纠纷的审理
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在根据权利要求解释明确了涉案专利权的保护范围后,最高法知产庭在侵害专利权纠纷中需要认定乐金公司的被诉侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围。具体包括以下两点:


1.被诉侵权技术方案是否具有涉案专利中热敏元件连通桥堆负极输出端的热传导路径


最高法知产庭通过审理认为,根据对涉案专利中热敏元件的热传导路径“其一连通所述桥堆的所述负极输出端”的解释,被诉侵权技术方案的热敏元件连接桥堆负极引脚处的铜箔即具备涉案专利中该条完整稳定的热传导路径。


2.被诉侵权技术方案中热敏元件的位置与涉案专利中的温保护点是否相同或等同


与涉案专利的过温保护点位置相比,被诉侵权产品的热敏元件没有设置在涉案专利所要求保护的过温保护点,即不相同”。


关于是否“等同”,最高法知产庭指出,等同原则系针对专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式这一情况,对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展,将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权,以保护专利权人的合法权益。如果权利要求记载的技术特征与被诉侵权产品对应的技术特征系以基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到,则构成等同特征。在本案中,被诉侵权技术方案中热敏元件的位置与涉案专利中的过温保护点相比,不属于以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果、并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的情形,不构成等同的技术特征。


综上,最高法知产庭最终认定,被诉侵权技术方案不落入涉案专利权利要求的保护范围,乐金公司并不构成专利侵权,故判决驳回实正公司的上诉,维持一审判决。

本案的亮点
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1.行民二合一


在我国的专利保护制度中,专利行政确权授权程序与民事侵权维权程序是并行的二元体系,两程序的孤立容易为专利权人带来两头得利的结果,即专利权人在行政确权程序中尽量限缩权利要求范围以获得授权,而在民事侵权程序中尽量扩大解释权利要求以使被诉侵权产品尽可能落入专利权的保护范围。


对此,最高法知产庭在本次案件中首次探索同步审理涉及同一专利的无效行政案件和侵权民事案件。通过组成相同合议庭、指派相同技术调查官参与审理、合并召开庭前会议的方式,两案的当事人可以对权利要求的理解和界定充分发表意见,划定统一合理的权利要求的保护范围,有效地解决了当事人在两案中对于涉案专利保护范围表述不一致而出现的两头得利漏洞。


2.圆桌庭前会议


在一般的庭前会议和庭审过程中,原被告双方分居法庭的左右两侧,法官居中裁判。


在本案中,根据法官助理的手记,为了兼顾两种程序的位置安排以及体现专利行政确权、侵权纠纷的实质对抗双方的情况,本案合议庭巧妙地采取了“圆桌庭前会议”的形式,让居中作出无效宣告请求审查决定的国家知识产权局位于当事人的中间位置,让真正形成对抗的双方当事人分居两侧,也是最高法知产庭的一次创新尝试。


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圆桌庭前会议布局



编 辑:王 蕾

审 核:梁 欣

来源:北大法宝 

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